ТОО «МакГуайерВудс Казахстан» ул. Казыбек Би 41, A г. Алматы, тел.: Ю.А. Болотов Управляющий Юрист/Партнер

Основные соглашения по ИС Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, 1886 года; Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 года; Конвенция о защите продюсеров фонограмм от несанкционированных дубликатов своих фонограмм, Женева, 1971 года; Всемирная конвенция об авторском праве, 1952 года; Договор ВОИС по авторскому праву, 1996 года; Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам, Женева, 1996 года; Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания от 1891 года; Договор о патентной кооперации, 1970 года; Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, Женевский акт, 1991 года; Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, 1957 года, Евразийская Патентная Конвенция, 1994 года; и ВТО/ТРИПС – ожидается присоединение в 2008 году.

Основные законы по ИС Патентный закон от 5 августа 1992 года; новый патентный закон от 16 июля 1999 года; Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 феврфля 1993 года; новый Закон «О товарных знаках» от 26 июля 1999 года; Закон «Об авторском праве» от 15 января 1997 года; Закон «Об охране селекционных достижений, обеспечивающий патентную защиту растений и животных» от 29 июня 1999 года; Гражданский, административный и уголовный кодекс; Таможенный кодекс - таможенные меры против контрафактных импортных/экспортных товаров.

Интеллектуальная собственность Авторские и смежные права Промышленная собственность

Смежные права -постановки, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения Авторские права -литературные произведения; -драматические и музыкально-драматические произведения; -сценарные произведения; -произведения хореографии и пантомимы; -музыкальные произведения с текстом или без текста; -аудиовизуальные произведения; -произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства; -произведения прикладного искусства; -произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; -фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; -карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; -программы для ЭВМ; -производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); -сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору и (или) расположению материалов результат творческого труда. -иные произведения.

Промышленная собственность Изобретения Полезные модели Промышлен- ные образцы Селекционные достижения Топологии интегральных микросхем Нераскрытая информация, в т.ч. секреты производства (ноу-хау) Товарные знаки (знаки обслуживания) Общеизвестные знаки Наименования мест происхождения товаров Фирменные наименования

Комитет по правам интеллектуальной собственности Национальный институт патентной экспертизы Региональные филиалы Авторские права Изобретения Полезные модели Промышленные образцы Товарные знаки Общеизвестные знаки Топология интегральных микросхем Штаммы микроорганизмов Селекционные достижения

Зачем регистрировать объекты ИС? Не зарегистрирован – не защищен (исключение – ноу-хау) First to file, а не First to use Все сделки с зарегистрированным имуществом должны быть зарегистрированы – передачи прав, лицензии, залоги, и пр. Регистрация не дает права использовать, но дает право запрещать использовать данный объект ИС Объекты ИС – нематериальные активы Защита территориальна Патент или товарный знак необходимо использовать

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИС Предмет: имущественные права на товарные знаки, изобретения, объекты авторского права, и иные объекты интеллектуальной собственности.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ Вклад объекта ИС в уставный капитал; Договор о совместной деятельности; Покупка объекта ИС создаваемой компанией; Покупка лицензии на использование объекта ИС; «Обычное» кредитование разработок под залог объектов ИС.

Продавцом, лицензиаром, залогодателем имущественного права на объект интеллектуальной собственности может быть только владелец имущественных прав на этот объект. Форма и содержание договора: должен быть заключен в письменной форме, в котором должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Регистрация сделки: Сделка с имущественными правами на объект ИС, подлежащий государственной регистрации, должена быть зарегистрирована в органе, осуществляющем регистрацию данного имущества - в Комитете по правам интеллектуальной собственности МЮ РК. Возникновение прав: Право в отношении имущественных прав на объект ИС, подлежащих регистрации, возникает с момента регистрации договора.

Оценка предмета сделки: в виде имущественных прав на объект интеллектуальной собственности должна быть осуществлена независимым оценщиком, при условии наличия у него соответствующей лицензии на осуществление деятельности по оценке имущества. Ликвидность объекта: При рассмотрении и оценке объекта ИС необходимо, чтобы имущественные права на объекты интеллектуальной собственности были ликвидными (например, ликвидность прав на товарный знак м. б. определена на основании анализа уровня известности знака, наличия потенциальных покупателей прав на товарный знак на рынке, наличия спроса на продукцию, маркированную знаком, и т.п.).

Последующие лицензирование (сублицензирование) или перезалог допускаются, если сублицензия прямо предусмотрена в лицензии, а перезалог не запрещен предшествующими договорами о залоге. Замена предмета залога: допускается с согласия залогодержателя, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное. Восстановление предмета залога: Если имущественное право на объект интеллектуальной собственности прекращено по основаниям, установленным законодательными актами, залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом.

Использование предмета залога: Договором должно быть предусмотрено право и обязанность залогодателя пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него доходы (в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности – это обязательное требование законодательства РК в области охраны интеллектуальной собственности, - а также в целях исключения риска снижения стоимости объекта интеллектуальной собственности). Распоряжение предметом залога: Залогодатель вправе отчуждать предмет залога (уступка прав), передавать в пользование (на основании лицензионного договора) другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором и не вытекает из существа залога. Предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности третьим лицам повышает стоимость объекта интеллектуальной собственности (за счет поступления роялти и иного вознаграждения) и его ликвидность (в случае обращения взыскания на заложенное имущество, лицензиат может быть потенциальным приобретателем прав) при условии соблюдения определенных требований, предусмотренных лицензионным договором. В ряде случаев необходимо предусмотреть возможность замены сторон по лицензионному договору в самом договоре или заключить об этом отдельный договор.

Сохранение прав на ИС при переходе права у лицензиара или залогодателя: В случае перехода права на лицензированное или заложенное имущество к другому лицу, в результате отчуждения этого имущества, либо в порядке универсального правопреемства, право залога или право на лицензию сохраняет силу. Уступка права по договору о залоге: Залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу. Такая уступка прав по договору о залоге другому лицу действительна, если тому же лицу уступлены права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом. Переуступка прав лицензиатом должна быть согласована с лицензиаром.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА В договоре, предметом которого являются права на объекты интеллектуальной собственности необходимо предусмотреть возможные риски, возникающие при использовании и распоряжении лицензиаром или залогодателем правами на объект интеллектуальной собственности, и пути их снижения или избежания.

Неиспользование объекта ИС полностью или частично влечет снижение стоимости данного объекта, появление риска прекращения права, снижение ликвидности прав. Снижение объемов производства товаров содержащих объект ИС или снижение доли такой продукции влечет снижение объема использования, что, соответственно, влечет снижение стоимости и ликвидности прав. При предоставлении лицензий или залога, отсутствие со стороны лицензиара или залогодателя контроля за качеством продукции, права на объект ИС который является предметом лицензии или залога, может повлечь снижение спроса на продукцию и, соответственно, стоимости прав на объект ИС.

Истечение срока действия патента или свидетельства о регистрации товарного знака – Отзыв или досрочное прекращение регистрации патента или товарного знака по заявлению лицензиара или залогодателя – влекут потерю прав на данный объект ИС.

Регистрация на имя лицензиара или залогодателя товарного знака, тождественного знаку, или сходного патента на изобретение, права на который являются предметом залога, влечет ничтожность сделки по договору о залоге или лицензии. Наличие сходных регистраций на имя того же либо иного лица снижает стоимость и ликвидность прав, а также влечет риск возможной потери прав на товарный знак или патент. Непринятие мер по защите прав на объект ИС может повлечь снижение их стоимости либо потерю прав. Вышеприведенный перечень возможных рисков не является исчерпывающим !

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЮРИСТАМ

ТОО «МакГуайерВудс Казахстан» ул. Казыбек Би 41, A г. Алматы, тел.: Ю.А. Болотов Управляющий Юрист/Партнер