1 "Американское законодательство и практика по товарным знакам: использование и право на знак в случае заявок по Парижской конвенции и Мадридскому протоколу, подтверждение использования, процедуры оппозиции и аннулирования" Мария Елисеева Houston Eliseeva LLP Boston, Massachusetts, USA

2 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Право на товарный знак – это право собственности. Это такое право собственника, которое будет признано и поддержано в суде. Право собственности на товарный знак принадлежит тому, кто использует (или имеет добросовестное намерение использовать) знак в качестве обозначения происхождения своих товаров или услуг.

3 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Только собственник товарного знака может быть заявителем по заявке о регистрации ТЗ Если заявитель не является собственником ТЗ на дату подачи заявки, такая заявка считается юридически несуществующей (неподанной, как будто ее никогда не было)

4 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Третье лицо, использующее ТЗ по лицензии/договору и не являющееся собственником ТЗ, не может быть заявителем на заявке или владельцем свидетельства о регистрации ТЗ КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТЗ??

5 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Ситуация дилер/дистрибьютор Для того, чтобы быть собственником ТЗ, необязательно являться производителем соответствующих товаров Такие дилерские ТЗ существуют и называются «private brands» или «dealers brands» (ритейлерские сети имеют свои брэнды для многих товаров, которые производят их поставщики)

6 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Основой существования таких *собственных* брэндов является тот факт, что дилер применяет свои собственные знания, опыт, умение при выборе товаров Например, товар может продаваться под двумя ТЗ – сети распространителя и дизайнера в случае одежды или обуви...

7 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США В случае, когда производитель, являющийся владельцем ТЗ, вступает в дистрибьюторские отношения с третьим лицом (дилером) – дилер не приобретает никаких прав на ТЗ и не становится владельцем ТЗ Если контракт предусматривает вопросы собственности ТЗ, суд склонен оставлять договоренность сторон в силе, хотя каждый случай рассматривается на основании своих собственных фактов.

8 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США В случае зарубежного производителя и дистрибьютора в США собственником ТЗ является зарубежный производитель. При наличии контракта, специально оговаривающего, что права принадлежат дистрибьютору, суд, как правило, оставит договоренность сторон без изменений.

9 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Права на товарный знак приобретаются по факту использования (фактического или номинального) Права на товарный знак не приобретаются просто по факту получения свидетельства о регистрации Тем не менее, федеральная регистрация ТЗ дает ощутимые преимущества владельцу свидетельства о регистрации

10 Значение и преимущества регистрации ТЗ в США Единая юрисдикция федерального суда в отношении дел по нарушению прав на товарный знак и дел, которые обычно не подлежат федеральной юрисдикции; В некоторых случаях в федеральном суде можно выиграть утроенный причиненный ущерб + расходы по оплате услуг адвоката

11 Значение и преимущества регистрации ТЗ в США Свидетельство о регистрации несет в себе презумпцию действительности ТЗ, презумпцию использования и презумпцию исключительного права использования ТЗ Регистрация может стать неоспоримой через пять лет использования после даты регистрации (неоспоримый статус не распространяется на такие основания аннулирования, как, например, предоставление в Ведомство ложной информации)

12 Значение и преимущества регистрации ТЗ в США Свидетельство о регистрации является оповещением об исключительном праве, что исключает защиту, основанную на «невинном» выборе и использовании ТЗ третьим лицом после даты регистрации Дата подачи заявки = дата номинального использования на всей территории США Свидетельство о регистрации необходимо для остановки импорта, нарушающего права на ТЗ

13 Получение/поддержание регистрации и использование 4 основания для подачи заявки и получения регистрации: Фактическое использование (section 1(a)) Намерение использования (section 1(b)) Парижская Конвенция (sections 44(d), 44(e)) Мадридский Протокол (section 66 (a))

14 Получение/поддержание регистрации и использование Зарубежный заявитель может получить свидетельство о регистрации на основании международных соглашений без подтверждения использования Это не значит, что регистрацию можно поддерживать также без подтверждения использования

15 Получение/поддержание регистрации и использование Если использование не начато в течение трех лет – возникает презумпция неиспользования для аннулирования регистрации Если между 5-м и 6-м годами после регистрации не подана декларация о продолжающемся использовании, такая регистрация автоматически считается аннулированной. (Для Мадридских регистраций дополнительных сроков нет)

16 Получение/поддержание регистрации и использование Даже при наличии свидетельства о регистрации (по Парижской Конвенции или Мадриду), без фактического использования ТЗ его владелец не может подать в суд иск о нарушении третьими лицами прав на этот ТЗ

17 Процедуры оппозиции и аннулирования ТЗ Оппозиция – процедура по предотвращению регистрации ТЗ, который ещё не зарегистрирован (находится на стадии заявки). Аннулирование – процедура, относящаяся к уже зарегистрированному ТЗ.

18 Процедуры оппозиции и аннулирования ТЗ Кто может подать петицию по аннулированию или оппозиции? «any person who believes he would be damaged by the registration of the mark

19 Главный и Дополнительный Реестры Ведомства США по Товарным Знакам Главный Реестр (Principal Register) – преимущества регистрации в Главном Реестре перечислены на слайдах Дополнительный Реестр (Supplemental Register) – некоторые ТЗ, которые не подлежат регистрации в Главном Реестре, могут быть помещены в Дополнительный Реестр. Какие это ТЗ и зачем это надо?

20 Главный и Дополнительный Реестры Ведомства США по Товарным Знакам ТЗ, которым отказано в регистрации в Главном Реестре на основании описательности, но которые со временем могут приобрести различительную способность, могут быть зарегистрированы в Дополнительном Реестре Для помещения в Дополнительный Реестр должно быть фактическое использование ТЗ.

21 Главный и Дополнительный Реестры Ведомства по Товарным Знакам Регистрация в Дополнительном Реестре дает некоторые преимущества, как то: Презумпция приобретенной различительной способности после 5 лет с даты регистрации Юрисдикцию федерального суда Можно маркировать товары знаком ® Регистрация в Дополнительном Реестре может быть использована Ведомством против заявки на регистрацию в Главном Реестре в случае существенно идентичных ТЗ в отношении существенно схожих товаров или услуг.

22 Спасибо за внимание Копию этих слайдов можно получить, послав запрос по электронной почте на адрес Вопросы можно задать по тому же электронному адресу