НЕОХРАНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ЭКОНОМИКИ Мордвинов Валерий Ардалионович Ассоциация патентоведов Санкт-Петербурга. - презентация

1 НЕОХРАНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ЭКОНОМИКИ Мордвинов Валерий Ардалионович Ассоциация патентоведов Санкт-Петербурга

2 Правовые основания Возможность присутствия в товарном знаке неохраняемых элементов предусмотрены п. 1, 2 ст. 6 и п. 2 ст. 7 обновленного Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров.

3 А что есть в Правилах? Расширенный перечень возможных неохраняемых элементов представлен в п – , п.2.4, п.2.9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания; Де-факто к неохраняемым элементам часто экспертиза относит также обозначения по п Правил (не обладающие различительной способностью: сочетания букв и цифр, не имеющих словесного характера,…);

4 В правилах - дезинформация В п кратко упоминается методика принятия решения о возможности включения в товарный знак «неохраняемых элементов» и вводится дезориентирующая фраза: «Если заявленное обозначение состоит не только из неохраноспособных обозначений, предусмотренных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящих Правил, но включает хотя бы одно из них, то:» - проверяется доминирующее положение по п ; - проверяется наличие согласия компетентного органа по п. 2.4; В п прямо ничего не говорится о методике отказа по по п В п.14.4 в прямом смысле неохраноспособными обозначениями следует считать такие, в которых встречается хотя бы один элемент, упомянутый в ст. 6.3 Закона или в п.2.5 Правил (ложные и антигуманные, противоречащие общественным интересам), а также в п.6.4 и п.6.5 Закона или в п 2.6 Правил (объекты культуры) и п.2.7 (вина особой репутации), а также обозначения, подпадающие под иные основания для отказа в регистрации (Ст.7 Закона)

5 Литература Закон О Товарных знаках. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. НП.Грешнева, В.В.Орлова. Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, … к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определённого вида. М.: ИНИЦ Роспатента, В.Ю.Джермакян. «Правовой статус неохраняемых элементов товарного знака», Патентный поверенный С. 30. Товарные знаки в Российской Федерации: Сборник под ред. С.В.Дудушкина – М.: Арбат-Информ, Э.П.Гаврилов, Е.А.Данилина. Комментарий к закону РФ «О товарных знаках….». М.: Изд. «Экзамен», 2004.

6 Что такое «неохраняемый элемент» ТЗ? Определения нет. Можно догадываться на основании содержания Ст.6 и 7 Закона и п.2.3 и 2.4 Правил. Каждый эксперт «догадывается» по-своему. «Неохраняемый» =«неохраноспособный»? (В п.14.4 Правил – терминологическая путаница.) Такой элемент, который имеет рядом с собой в официальном издании патентного ведомства индификационный код (526) (Восканян Р.С. Считает, что в «очевидных» случаях записи не нужны, а что будет «очевидно» суду и заинтересованному адвокату?) Такой элемент, который всегда можно исключить из ТЗ путём формальной процедуры «внесение изменений» без подачи новой заявки. Такой элемент, который по мнению Восканяна Р.С., лучше вообще в заявку не включать. Все вышеупомянутые выше литературные источники вынуждены опираться на примеры.

7 Кому нужен товарный знак с неохраняемыми элементами? 1. Тому, кто не понимает зачем ему знак, и тому, кто понимает. 2. Тому, кто имеет сильный изобразительный знак и хочет подчеркнуть вид своей деятельности. 3. Тому, кто хочет иметь знак, «как все солидные фирмы». 4. Тому, кто торопится зарегистрировать хоть что-нибудь, но наверняка. 5. Для борьбы с подделками, например, на основе «цифровых водяных знаков». 6. Для отстаивания доменных имён и «слабых» товарных знаков. 7. Для оформления лицензионных договоров «в установленном порядке» и легального вывоза капиталов за рубеж. 8. Для легального возврата (из-за рубежа) похищенного капитала. 9. Для страховки от непредсказуемого российского законодательства. 10. Для недобросовестной конкуренции. 11. Для финансовых манипуляций с нематериальными активами, эмиссии акций и т.п. 12. Иногда, добавление «неохраняемых» элементов позволяет получить РоВ на безнадёжные заявки благодаря изменению семантики «охраняемого» элемента и даже двух неохраняемых элементов сразу.

8 Отсутствует поле с кодом (526) в знаках , , , и только в знаке : Слово "PROFESSIONALS" не является предметом самостоятельной правовой охраны. А «MLM»?

9 и Решения экспертизы несимметричны (526)Неохраняемые элементы: Все цифры, буквы. В т.ч. «ОХОТНИКИ ЗА ПЛЕСЕНЬЮ»? (526)Неохраняемые элементы: Слова "BETTER", "BUSINESS", "BUREAU" не являются предметом самостоятельной правовой охраны. А буквы «ВВВ»?

10 и Решения экспертизы несимметричны (526)Неохраняемый элемент ТЗ: www, ru Для рубрики 9 класса программы словесный элемент «SOFT» может быть ОХРАНЯЕМЫМ? Необоснованное расширение объёма притязаний на любые домены верхнего уровня! Неохраняемые элементы: В мире, оборудования, Для рубрик 16 и 41 класса решение неоправданно жёсткое

11 и (526)Неохраняемые элементы: RU. Для рубрик 9 и 42 классов программирование буквенный элемент «WWW» не может быть ОХРАНЯЕМЫМ даже в оригинальном начертании. Расширение объёма притязаний (526)Неохраняемые элементы: Все буквы, слова, кроме "Чарка, Росалко, Rosalko". Для рубрики 33 класса прилично считать лексическую единицу «алко» охраняемым элементом? Лексическая единица «Рос» привычна среднему потребителю как сокращение от РОССИЯ.

12 Приватизация INTERNET Тим Бернерс-Ли создал язык гипертекстовой разметки (HTML) и протокол передачи файлов (HTTP), участвовал в разработке указателя информационного ресурса (URL) и первой версии WWW. WWW была изобретена в 1990 году и сделана доступной бесплатно всему миру. Будучи изобретателем, он не только отказался от прав ИС на свои изобретения, но и борется за то, чтобы Интернет оставался открытым для всех и не был ничьей собственностью.

13 Что происходит с INTERNET в РФ?

14 Последствия приватизации До 1999 года в РФ был единственный зарегистрированный по многим классам знак «INTERNET» и несколько международных заявок в скандально- замороженной форме. В США к тому времени уже было более 1000 знаков с дискламированным элементом «INTERNET». Это отставание не ликвидировано до сих пор

15 Понимают ли эксперты, что творят? М.р www Otto de (860) Данные по ограничению перечня товаров и услуг CH FN1.. [GAZ 1997/25] , CH FN7.. [GAZ 1998/17] , CH FN4.. [GAZ 1999/06] Скорее всего нет! Стоило убрать точки и вместо «привычного» неохраняемого элемента «ru» подставить аналогичный домен верхнего уровня «de», и российское патентное ведомство уже не высылает в ВОИС никаких замечаний. Чехарда взаимоисключающих решений по словесному элементу «INTERNET» тоже весьма показательна

16 Отчёт о поиске зарегистрированных товарных знаков, сходных до степени смешения с обозначением «WT»

17 Способы преодоления возможного сопротивления экспертизы при регистрации «слабых» словесных знаков -Сделать знак комбинированным; -Исключить доминирование отдельных элементов; -Не применять разнообразие шрифтов; -Добавить второй «слабый» элемент и доказывать новую семантику; -Писать слова в одной строке; -Сделать из «слабого» слова «картинку-ребус»; -Вместо слов – одни цифры, символы, буквы (лучше – согласные)…; -Использовать неологизмы; -Привлекать примеры из последних бюллетеней на сайте ФИПС, опровергающие доводы экспертизы

18 Неологизм может быть образован на основании какого-нибудь слова из обиходного языка путем устранения, прибавления или сокращения. В этом случае неологизм может напоминать об объекте и быть полезным в роли товарного знака. Даже по своему определению неологизм носит различительный характер, потому, что он является независимым от обозначаемого объекта». Можно считать, что словесный компонент «WEBAPTEKA» формально составлен из двух частей «WEB» и «APTEKA», причем если первой части «WEB» ещё можно сопоставить термин из английского словаря, то вторую часть назвать «термином» достаточно трудно. (В английском словаре термина «APTEKA» не существует!) А обратная транслитерация на русский язык «АПТЕКА», приводит к вполне нейтральному слову, первично происходящему от греческого «ароthёkё», что значит «склад» (см. Советский энциклопедический словарь, Москва, «Советская энциклопедия», 1984 г., стр. 70), поэтому соединение этих двух терминов в новую лексическую единицу вполне оправдано для испрашиваемых услуг (например, возможны такие ассоциации: «WEB-портал - склад /хранилище/ веб-услуг» или «нечто сетевое для скорой помощи бизнесу», причем обе эти ассоциации вполне подтверждаются практической деятельностью заявителя).

19 ЯНТАРНЫЙ КЛАССИК Это обозначение представляет собою вовсе даже не случайные словесные элементы (возможно и «неохраняемые» по отдельности, как трактует экспертиза), а единое словосочетание с философски-загадочной семантикой, предназначенное для использования в серии этикеток, иллюстрирующих литературные произведения классиков мировой культуры, пропагандирующих культуру потребления алкогольных напитков на Руси. Прилагательное «ЯНТАРНЫЙ» в сочетании с существительным «КЛАССИК" указывает не на цветовую характеристику напитка, а на принадлежность к историческим корням творчества. В таком словосочетании о товаре речи не идёт. По аналогии можно вспомнить об устойчивом словосочетании «бронзовые классики» (удостоенные увековечивания в бронзе). Практика экспертизы обозначений за последние 20 лет даёт множество примеров, в которых словесный элемент «КЛАССИК» совершенно справедливо квалифицируется как «охраняемый».

20 ЯНТАРНЫЙ КЛАССИК Свидетельство получено без дискламации! Теперь можно использовать знак «в любом начертании»: ЯНТАРНЫЙ КЛАССИК …и с любыми картинками

21 Заявитель поддерживает функционирование сайта в сети Интернет с адресом что также подтверждает его замысел об использовании единого словесного элемента COOLRU в качестве домена собственного сервера, после которого через реальную (!) точку следует национальный домен.RU. Свидетельство получено без дискламации! Удалось отстроиться по однородным рубрикам от ТЗ журнала «COOL» Обозначение в разрушительном стиле «гранш», как было указано ранее в описании, представляет собой некий ребус с транслитерацией «КУУЛРУ», причем все буквы заявленного обозначения следуют друг за другом с одним и тем же интервалом, поэтому говорить о том, что слог "RU" отделен от слога «COOL» графически (то есть точкой) было бы неправильно.

22 RUSSIAN

23 Заявитель (ЗАО «Игристые вина») убежден, что представленный им комбинированный знак вполне может быть зарегистрирован, поскольку заявленное обозначение включает в себя словесные элементы в оригинальном графическом исполнении, а также - графические элементы товарного знака по Свидетельству , владельцем которого является то же ЗАО. Чтобы расставить точки над «i», заявитель выражает уверенность, что в присланном Вами Уведомлении в принципе не подвергается сомнению тот факт, что обсуждаемое обозначение обладает отличной различительной способностью. (Хотелось бы в будущем получать Уведомления с более конкретными формулировками не только мотивов, но и предполагаемых на основе этих мотивов выводов экспертизы.) Теперь о приведённых в уведомлении мотивах. Если с некоторой долей уверенности можно согласиться с тем, что словесный элемент «sparkling» относится к «неохраняемым», как указывающий на вид товара и его свойства, то по словесному элементу «russian» такой однозначный вывод сделать трудно. Russian – русский. Но русские живут не только в России, но и на Украине, и в республике Беларусь, и в Новой Зеландии, да и по всем свету. Поэтому словесный элемент «russian» не указывает ни на место производства товара, ни на вид товара, ни на его свойства, а потому не может быть отнесён к «неохраняемым», что подтверждают многочисленные регистрации товарных знаков без дискламации словесных элементов «russian» или «русский». За примерами далеко ходить не надо: открывайте последние бюллетени Роспатента (или зайдите на сайт ФИПС в раздел «Открытые реестры» или «Электронные бюллетени»), и Вы найдёте подтверждение о новой (или видоизменённой) политике руководства ФСИС и отдела товарных знаков в отношении обозначений, содержащих вышеупомянутые словесные элементы:

24 Примеры с «охраняемым» элементом «RUSSIAN» или «РУССКИЙ»: 1. Свидетельство («RUSSIAN CARAVAN») выдано (без дискламации словесного элемента «RUSSIAN») на имя Открытого акционерного общества Компания "Май" Московская обл., г.Фрязино (RU). 2. Свидетельство («Группа "Белорусские ПЕСНЯРЫ"») выдано без дискламации словесных элементов "Белорусские ПЕСНЯРЫ") на имя ООО "Белорусские ПЕСНЯРЫ" Москва (RU). 3. Свидетельство («РУССКИЙ ЧУГУНОК») выдано без дискламации словесного элемента («РУССКИЙ») на имя ООО "ВК" Астраханская обл., Астрахань (RU). 4. Свидетельство («WALL RUS») выдано без дискламации ВСЕХ словесных элементов («WALL» и «RUS») на имя ЗАО "СТЕНА" Санкт-Петербург (RU) по классам 6 и 19, в том числе по рубрикам «покрытия для стен», «перегородки» (!) 5. Свидетельство («Russian Standard») выдано (без дискламации словесного элемента «RUSSIAN») на имя ЗАО со 100% иностранными инвестициями (!!!) "РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД" Москва (RU) 6. Свидетельства , , , («Русский стандарт IMPERIA») выданы (без дискламации словесного элемента «Русский») на имя ЗАО со 100% иностранными инвестициями (!!!) "РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД" Москва (RU) 7. В Свидетельстве на имя ООО "Кондитерская фабрика "Русский шоколад" Москва (RU) дискламировано почти всё, КРОМЕ словесных элементов "Русский шоколад". При этом объём притязаний владельца ТЗ распространяется ТОЛЬКО на рубрику «кондитерские изделия, а именно шоколад». (Между прочим, слово «sparkling» для товаров рубрики «вина» всё-таки имеет некоторый фантазийный оттенок благодаря многозначности перевода на русский язык, чего нельзя сказать о словесном элементе «шоколад» для товаров рубрики «кондитерские изделия, а именно шоколад») 8. Свидетельство («Русская жизнь») выдано (без дискламации словесного элемента «Русская») на имя ООО "Страховая компания "РУССКАЯ ЖИЗНЬ" Москва (RU) 9. Свидетельство («Russian FIRE») выдано (без дискламации словесного элемента «Russian») на имя Большанина Владимира Иннокентьевича Томская обл., п.Богашево (RU) 10. Свидетельство выдано без дискламации ВСЕХ словесных элементов («ВОДКА РУССКАЯ», «RUSSIAN VODKA», «RUSSKAYA») на имя ВО "Союзплодоимпорт", г.Москва. (Может быть, в 1969 году в патентном ведомстве СССР ещё не знали слова «дискламация», а потому вместо соответствующей записи в разделе (526) «Неохраняемые элементы», привели конкретный «вид» товара: - водка "Русская" в разделе (510) «Товары и услуги»?). Возможно, Вы найдёте и противоположные примеры с дискламацией тех или иных словесных элементов, но почти все перечисленные выше знаки свидетельствуют именно о последних тенденциях в общей политике ФСИС (если конечно, Вы не будете утверждать, что все упомянутые знаки являются следствием злоупотребления служебным положением отдельных работников отдела товарных знаков или руководства ФСИС). Жертвой подобных злоупотреблений со стороны Роспатента ЗАО «Игристые вина» уже стало: заявке на обозначение «СОВЕТСКОЕ» летом 2002 года было отказано в регистрации с аргументацией, что оно "…не может быть зарегистрировано в качестве ТЗ, т.к. не обладает различительными признаками и в настоящее время являющееся ложным, так как «Советский» - означает, относящийся к государственной власти Советов, свойственный, принадлежащий СССР. Таким образом, заявленное обозначение подпадает под действие п.1,2 ст.6 Закона и п.2.3 Правил" (документ подписан ведущим государственным экспертом И.В. Зайцевой). А в 2004 году Роспатент совершенно спокойно зарегистрировал на имя ФКП «Союзплодоимпорт» два комбинированных знака с «охраняемым» словесным элементом «СОВЕТСКОЕ»: и , а также словесный знак («СОВЕТСКОЕ»). На недоуменный вопрос «Как же так…?» руководство Роспатента отвечает Заявителю: «Надо было жаловаться!» В результате с 2004 года производителям «Советского шампанского» приходится платить роялти ФКП «Союзплодоимпорт» в размере 80 копеек с бутылки, число легальных производителей уменьшилось с 30 до 6, а розничная цена по оценкам независимых специалистов возрастёт в среднем на 5 рублей. При этом «контролировать качество» ФКП Союзплодоимпорт» не может по объективным техническим причинам! А среднему потребителю это надо? (Получается, что во всём виноват то ли рядовой эксперт Роспатента, то ли представитель Заявителя, согласившийся с «мотивами» экспертизы в 2002 году.) Убедительно прошу продолжить экспертизу заявки по существу с учётом объяснения, представленного выше. И не создавайте, пожалуйста, повода для жалоб!

25 О пользе знака с неохраняемыми словесными элементами RUSSIAN SPARKLING Свидетельство получено с дискламацией всех словесных элементов…Жалоб не было. Однако, появились сведения, что Правительство РФ хочет получить монополию не только на обозначение «СОВЕТСКОЕ», но теперь уже и на «RUSSIAN VODKA». А далее – один шаг до «RUSSIAN SPARKLING». Когда решался вопрос со знаком «СОВЕТСКОЕ» противопоставить можно было только заявки с незавершённым делопроизводством. (Но экспертизой не противопоставлены!) Теперь задача чуть сложнее: надо будет аннулировать зарегистрированный знак. Интересно, с какой формулировкой это может произойти?

26 Судебное дело по знаку Все словесные элементы – неохраняемые; Доминирующие изобразительные элементы представляют «простое изображение товара»; Тем не менее, адвокат правообладателя из Москвы на неблагоприятное для него Заключения ГУ СЗРЦ судебной экспертизы составил 28 вопросов к экспертам и трижды отвлекал арбитражный суд Санкт-Петербурга на рассмотрение своего безнадёжного дела. Можно ли соглашаться с тезисом Восканяна Р.С., высказанным на конференции в Смольном 29 июня 2005 года, что «в очевидных» случаях запись в Госреестре и Свидетельстве на ТЗ о дискламации не является обязательной? Очевидно – нет!!! Также трудно согласиться с оптимистическим тезисом Джермакяна В.Ю. на стр.34 журнала «Патентный поверенный» 2/2005 «Приёмы софистики здесь неуместны». Возможно, у многих экспертов ФИПС (но не у всех!) действительно не создастся иллюзий, что те элементы которые однозначной записью не отнесены к неохраняемым, якобы априори считаются охраняемымии и представляют собой предмет самостоятельной правовой охраны. Как показывает практика, логика патентоведов и юристов очень часто не совпадает именно по «очевидным» ситуациям!

27 Джермакян В.Ю. – прав: «Пришло время систематизировать подходы к установлению правового статуса товарных знаков с неохраняемыми элементами»

28 ВОПРОСЫ? Мордвинов Валерий Ардалионович Ассоциация патентоведов Санкт-Петербурга тел