Проведение судебных экспертиз по изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и товарным знакам Мордвинова Вера Владимировна Патентный поверенный РФ (рег.563), Юридическая фирма ЗАО «Джи энд Ка» (г. Санкт-Петербург) Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных

Без работы не останемся Количество судебных споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности увеличивается с каждым годом. 2. Как правило, все эти споры касаются незаконного использования товарных знаков и объектов патентного права. 3. Патентные поверенные все чаще участвуют в проведении судебных экспертиз по различным объектам интеллектуальной собственности. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (ст.9 N 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. с изменениями от г.) Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Используются различные названия судебных экспертиз Патентно-техническая экспертиза – см. Постановление Президиума ВАС РФ от /11; Постановление ФАС МО от А /12. Технико-патентная экспертиза – см. Постановление 13 ААС от АП-22798/11; Постановление 12 ААС от АП-7744/11. Патентная экспертиза – см. Постановление ФАС МО от Ф /12, Постановление ФАС УрО от Ф /12. Товароведческая экспертиза – см. Постановление ФАС СЗО от Ф /11; Постановление ФАС ВВО от Ф /11. Патентно-товароведческая экспертиза – см. Определение ВАС РФ от ВАС-14721/11. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Терминологические проблемы В России понятийный аппарат, используемый специалистами в спорах о нарушении исключительных патентных прав, пока еще не устоялся. Можно выделить три группы специалистов: - патентные поверенные (патентоведы); - адвокаты, юристы и судьи; - судебные эксперты, производящие судебные экспертизы по спорам, связанным с ОИС. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Термин «Патентная экспертиза» С уществуют разные виды исследований, именуемых словосочетанием «патентная экспертиза»: 1. Патентные исследования. 2. Государственная патентная экспертиза (экспертиза заявки на ИЗО, ПМ, ПО), проводимая Роспатентом. 3. Судебная экспертиза при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на ОИС. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Назначение судебной экспертизы Лица, участвующие в деле, вправе предложить конкретные экспертные учреждения или кандидатуры специалистов для привлечения их в качестве экспертов. О выборе эксперта для дачи заключения по конкретному делу суд решает на основании представленных сторонами документов. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, вносятся на депозитный счет Арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Поиск экспертной организации Коллегиальные чтения-2011, Санкт-Петербург, июня 2011

Анализ информации с сайта Всего 4%государственных экспертных учреждения и 96% негосударственных экспертных организаций Экспертизой объектов интеллектуальной собственности (или патентовед ческой экспертизой) занимаются всего лишь 20% организаций (в уставной деятельности этих организаций прописаны такие услуги). Как правило, многие экспертные организации работают на договорной основе с патентными поверенными. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Анализ информации с сайта Всего 4%государственных экспертных учреждения и 96% негосударственных экспертных организаций Экспертизой объектов интеллектуальной собственности (или патентовед ческой экспертизой) занимаются всего лишь 20% организаций (в уставной деятельности этих организаций прописаны такие услуги). Как правило, многие экспертные организации работают на договорной основе с патентными поверенными. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Обобщение судебной практики Высший Арбитражный Суд является высшим судебным органом по разрешению дел, рассматриваемых арбитражными судами. Осуществляет судебный надзор за их деятельностью. Дает разъяснения по вопросам правоприменительной практики, которые подлежат применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

«Судебная практика» на сайте ФГУ ФИПС www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/chamber_on_patent_fees/sud_practic Коллегиальные чтения-2011, Санкт-Петербург, июня 2011

Этапы подготовки заключений о нарушении исключительных прав на РИД: Инициативная экспертиза истца. Инициативная экспертиза ответчика. Судебная экспертиза (о назначении которой суд выносит определение, и на время которой производство по делу может быть приостановлено). Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Отвод эксперту, назначенному судьей или руководителем экспертного учреждения - При отклонении экспертного учреждения или кандидатуры конкретного эксперта, предложенных лицом, участвующим в деле, суду следует в определении указать мотивы, по которым суд пришел к своим выводам. - Указание на нецелесообразность поручения экспертизы конкретному эксперту или экспертному учреждению не является обоснованным. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Содержание экспертного заключения Содержание экспертного заключения регламентировано процессуальным законодательством (Федеральный закон от 31 мая 2001 г. 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и соответствующим АПК или ГПК)

Вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы Лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению. Окончательный перечень вопросов, по которым требуется заключение, определяется судом. Суд исключает вопросы, которые не относятся к делу или выходят за пределы компетенции эксперта. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Анализ заключений по видам объектов исключительных прав Полезные модели 40% Промышленные образцы -18% Изобретения 16% Товарные знаки 14% Авторское право 10% Иное 2% Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Самые сложные вопросы Признаки, для идентификации которых требуется проведение замеров в динамическом режиме работы. Способ изготовления деталей, который включает режимы термообработки в заданных диапазонах, плазменное напыление слоя и т.п. Обоснование эквивалентности признаков ИЗО. Обоснование размера ставок роялти при передаче прав по лицензионному договору. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Ошибки при постановке вопросов судебной экспертизы Содержит ли произведенная Ответчиком в годах продукция каждый признак изобретения, приведенного в независимом пункте формулы патента РФ ХХХХХ?». Имеются ли отличия в произведенной Ответчиком продукции по сравнению с изобретением по патенту РФ ХХХХХ? Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Основания для вызова эксперта в судебное заседание При недостаточной ясности или полноты заключения; Когда необходимы разъяснения формулировок; Для уточнении данных о компетентности эксперта; Для более детального описания хода исследования. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Возражения по поводу назначения судебной экспертизы Определение о назначении экспертизы к судебным актам, которые могут быть обжалованы в соответствии с ч.1 ст.188 АПК РФ. Возражения могут быть заявлены при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. (Постановление Пленума ВАС 66 от ). Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Судебно-экспертная деятельность лицензированию не подлежит (Ст. 17 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») Заключение эксперта негосударственной экспертной организации не может быть оспорено только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы могло быть поручено государственному судебно- экспертному учреждению. (Постановление Пленума ВАС 66 от ) Если судом нарушен порядок назначения экспертизы, заключение эксперта считается доказательством, полученным с нарушением закона, вследствие чего оно не может иметь юридической силы. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Выводы Судебно-экспертная деятельность – это обратная связь, которая позволяет увидеть недостатки при оформлении патентных заявок. Патентных экспертов не заменит ни один судья, обязанность которого вынести решение по предмету спора (оценив представленные сторонами доказательства). Адвокатам следует работать в тесном контакте с патентными поверенными, тогда они будут понимать друг друга и адекватно оценивать исход спора. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

Выводы (продолжение) Судебная экспертиза при рассмотрении споров по ОИС относится к товароведческим экспертизам. В рамках товароведческой экспертизы решается классификационная задача – установление соответствия объекта определенным заранее заданным характеристикам. Сертификация компетентности негосударственных экспертов в ГСЭУ РФ является добровольной и не является необходимой при назначении эксперта судом. Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Мордвинова Вера Владимировна Патентный поверенный РФ (рег.563), Юридическая фирма ЗАО «Джи энд Ка» (г. Санкт-Петербург) Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных Семинар «ИС как инструмент для ведения бизнеса», Петрозаводск, 21 мая 2013