Практика трансфера технологий Практика трансфера технологий Кен Портер Steamboat Mountain Solutions авторское право 2011 авторские права защищены

Обзор Организация работы с изобретениями Изложение идеи изобретения Оценка Получение патента Маркетинг Переговоры и продажа лицензии Ресурсы и финансовая поддержка Компании Start-up

Изобре- тение Оценка Придержать\ отказаться да\ нет Прогнозируемая стоимость > 0 Заявление на патент и получение патента Маркетинг Заинтересо- ванность Оценка и переговоры Управление лицензией Договор заключен Процесс: от описания изобретения до продажи лицензии Контрольный Этап стоимость патента да Нет Придержать\ отказаться нет да нет Инвести- Руйте ПС > 0 нет да Описание процесса работы с изобретениями

Этапы работы с изобретением: концепция охраны патента – инструмент распределения ресурсов Priority 12 месяцев 30 месяцев months months временный патент Заявка на патент в США Подать заявление в рамках договора о патенттой кооперации PCT National Phase Форма описания изобретения (ФОИ) временный патент Marketing and Patenting Licensing $10 3 $10 5 Наблюдение Гипотеза Прогноз Эксперименты НИОКР (изобретатель) ЦТТ USPTO ИЗОБРЕТЕНИЕ $10 4

Этапы работы с патентами Европейского патентного бюро (EPO) и Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO)

Основные шаги Изложение идеи изобретения Оценка Получение патента Маркетинг Переговоры и продажа лицензии

Изобретатель излагает идею своего изобретения До того, как изобретатель представит вам идею своего изобретения в письменной форме в первый раз, обсудите ее в произвольной форме в ходе личной встречи или по телефону – это поможет наладить взаимопонимание Изобретатели должны приводить описание своего изобретения в стандартном формате ФОИ Когда следует сообщать об изобретении? В потенциале идея должна найти применение в производственном секторе Форма описания есть на сайте Protto 1

Оценка При оценке изобретения учитываются 3 составляющих: Научная ценность и\или технические достоинства Пояснение ранее неизвестных концепций Патентная ценность Возможность засекретить те пункты патентной заявки, которые представляют ценность и которые можно обосновать Коммерческая ценность Обоснованность\вероятность того, что технология может стать основой для создания востребованной продукции, на которую найдется лицензиат 2

Оценка Что следует оценивать 1. Само изобретение Что это? Опишите изобретение Сравните его с уже существующими или ожидаемыми техническими решениями в данной области Каким образом применение новой технологии приведет к возможности предложить потенциальному лицензиату новый вид продукции? 2. Ситуация на рынке сбыта Каков целевой рынок сбыта Насколько он велик Технология является усовершенствованием чего-либо уже существующего или прорывом? Есть ли интерес в производственном секторе – следует проконсультироваться с хорошо информированными людьми 2

3. Патентная оценка Новизна Неочевидность Полезность Спрогнозируйте, какие пункты будут основными в патентной заявке Определите, чем подкрепляются заявленные характеристики, например, каковы экспериментально полученные данные Оцените перспективы использования патента и наличие ограничивающих факторов Исходите из основных заявленных характеристик Знайте, что ваше изобретение может быть сочтено очевидным Неожиданный результат? Сможете ли вы преуспеть там, где другие не смогли? 2

Оценка Инструменты оценки патента Поисковик Google Scholar Научная литература Бюро по патентным и товарным знакам США - USPTO Выданные патенты Опубликованные патентные заявки База данных для поиска заявок патент. информации PAIR Европейское патентное бюро - EPO Всемирная организация интеллектуальной собственности - WIPO Инструмент автоматизированной классификации патентов 2

Изобретение требует: Концепции – она должна быть сформулирована изобретателем Возможности его практического применения – Создание изобретения (продемонстрируйте, как его сделать) – Проверка на признание изобретения законным (объясните, как оно работает) Патентоспособное изобретение должно быть, согласно статьи 35 свода федеральных законов США,: полезным §101; новым §102; неочевидным §103 Соответствовать известному уровню техники: Известный уровень техники – это любая информация об известных технических решениях в данной области, опубликованная до заявленной даты изобретения, включая варианты Недавно в деле компании KSR против компании Teleflex Верховный Суд повысил требования к критерию «неочевидность, что повышает вероятность того, что ретроспективный подход может повлиять на решения

Оценка Решение «да\нет» принимается после проведения экономического анализа патента (прогнозируемая стоимость – ПС) Если принято решение «да», то в большинстве случаев в США следующим шагом является подача заявки на предварительный патент Интеллектуальная собственность может также быть защищена авторским правом, штампом «коммерческий секрет», товарными знаками В случае принятия положительного решения по ЧТС сотрудничество с патентным поверенным может помочь снизить издержки и, таким образом, снизить финансовое бремя 2 Годен\ не годен

Процедура получения патента Обратитесь к услугам патентного поверенного Заключите с ним соглашение об оказании услуг или контракт Предоставьте ему необходимую исходную информацию (это улучшает качество услуг и снижает юридические издержки) Заполните форму описания идеи Изобретатель делает техническое описание Заполните форму анализа изобретения и контрольный список Заполните форму результатов патентного поиска 3

Процедура получения патента Подготовьте проект заявки на получение патента и представьте его вашему руководству и изобретателю на рассмотрение и утверждение Патентный поверенный должен быть уведомлен о комментариях и исправлениях, часто посредством конференц-связи В результате разрабатывается согласованный окончательный проект заявки Проводится выверка заявки Подается заявка на патент Ключевым моментом в стремлении снизить затраты является тщательная работа над первым проектом заявки с целью сокращения последующих многократных перепроверок 3

Маркетинг Успех зависит от глубокого понимания сути технологии и как она согласовывается с другими технологиями Определите объекты маркетинга (подходящие компании) Сформулируйте основные положения, характеризующие технологию и целевой рынок сбыта (подходящее рекламное обращение) Изобретатель(ли) принимают участие в маркетинговой компании в качестве эксперта(ов) по технологическим вопросам Подходящие методы и инструменты при проведении маркетинга Рекламные проспекты неконфиденциального содержания Личные контакты (звонки и электронные сообщения) Рекламные плакаты для встреч с заинтересованными сторонами Информация на сайтах в интернете 4

Маркетинг Источники информации, необходимой для проведения маркетинга Контакты изобретателя Анализ ситуации в производственном секторе Профессиональные организации Личные контакты Текущие клиенты Отчеты об исследованиях сектора промышленности Базы данных промышленных предприятий Поисковик Google и сайты промышленных предприятий 4

Переговоры и продажа лицензии Подготовительная работа перед установлением контактов Подробно изучите целевые компании Имейте глубокое представление о ситуации на рынке и о конкурирующих технологиях Изучите аналогичные сделки (база данных SEC EDGAR) Имейте глубокое понимание ценности вашей технологии Опирайтесь на информацию об опубликованных сделках нормы, имеющие место в промышленности industry norms правило 25% 5

Переговоры и продажа лицензии Первичные контакты и переговоры При необходимости заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации Три этапа обязательств: Соглашение о намерениях Опционное соглашение Соглашение о патентной лицензии 5

5 Переговоры и продажа лицензии Вопросы, подлежащие обязательному обсуждению: Что вы намереваетесь делать с технологией? План разработки нового вида продукции Каков справедливый размер роялти? – или – Каков размер сделки? Отчет о финансовых результатах изготовления опытного образца? Проект соглашения о сроках и условиях: Ставка роялти Пошлина за поддержание патента в силе Этапы и контрольные сроки Минимальная ставка роялти Этапы продаж Прочее по усмотрению сторон

5 Переговоры и продажа лицензии Зафиксируйте финансовые и прочие обязательные условия в соглашении о сроках и условиях После того, как договорились по всем пунктам соглашения о сроках и условиях, ведите переговоры о прочих юридических аспектах, обязательствах и ограничительных мерах Соглашение о сроках и условиях может стать первой частью соглашения о патентной лицензии Соглашение о патентной лицензии включает в себя преамбулу, соглашение о сроках и условиях, страницу с подписями сторон. К нему прилагается: Определение терминов и понятий, использованных в соглашении о сроках и условиях, документ о предоставлении лицензии, список условий соблюдения конфиденциальности и прав опубликования и т.д.

Ресурсы и финансовая поддержка Общие сведения о финансировании проектов, имеющих целью подтверждение правильности концепции: Проведение кратких научно-исследовательских проектов в целях подтверждения правильности концепции Целью является содействие усилиям по коммерциализации технологии и по заключению лицензионного соглашения Результативные проекты можно осуществлять имея очень маленький бюджет средств, но они должны быть реализованы в течение 6 или менее месяцев Предложения должны включать в себя конкретные цели и этапы

Компании Start-up Проанализируйте, в каких случаях создание нового предприятия является наилучшим вариантом коммерциализации изобретения. Таковыми часто являются случаи, когда новая технология является прорывом в той или иной области знаний Познакомьте изобретателя с предпринимателями, финансистами и опытными менеджерами Основные требования, которые должны быть соблюдены до того, как лицензия будет продана: Наличие бизнес-плана Наличие плана урегулирования конфликта интересов - для научного сообщества Наличие плана финансирования, доступ к финансовым средствам Группа управления