Руководство по Лицензированию Кен Портер Steamboat Mountain Solutions Copyright 2011 Права защищены

Патенты, выданные университетам – До принятия закона Бэйя-Доула – 250 патентов в год – В 2004 г. в США было выдано 3,700 патентов подано 11,000 заявок на патент Экономический эффект – В 2004 г. было оформлено 4,800 лицензий\опционных соглашений доход от лицензий составил $1.4 млрд. годовой вклад в экономику составил $40 млрд. $0 федеральных расходов Закон Бэйя-Доула Изменения к закону о патентах и товарных знаках, принятые в 1980 г.

Критика закона Бэйя-Доула Он способствовал бюрократизации, например, офисы трансфера технологий, имеющие миссией краткосрочную максимизацию доходов в противоположность долгосрочной максимизации количества переданных технологий

Несовпадение времени и терпения Вид технологии Биологические науки Естественные науки Техника Программное обеспечение Цикл изделия:длинный короткий Важность патентования: высокая низкая Статус патента: исключительный oбщедоступный Решение: гибкий подход, подходящий для данной конкретной технологии 1. стратегия патентования, например, международный патент, американский патент, авторское право 2. Денежное вознаграждение, например, роялти + контрольные этапы, для общедоступных патентов освобождение от ответственности

Как оправдать ожидания получения доходов от патентования Модель финансирования работы офиса трансфера технологий На короткие сроки Если существование офиса зависит от того, есть доходы или нет, то тогда следует позаботиться о том, чтобы на самом раннем этапе были средства на покрытие расходов, пользуйтесь поступающими выгодными предложениями Патенты расходы покрываются на этапе выдачи патента Работа офиса большие суммы авансовых платежей Для получение прибыли нужны доходы от продажи лицензии. Таким образом, Когда вы зарабатываете деньги, то и мы зарабатываем деньги Долгосрочно небольшие суммы авансовых платежей или же отсутствие авансовых платежей затраты на патентование со временем покрываются из офисных средств на продвижение изобретений выделяются средства из внешних источников финансирования вложенные средства окупаются на контрольных этапах и за счет роялти

Распределение доходов Распределение доходов в университете штата Техас - 50/50, в научном центре здоровья при университете штата Техас в г. Сан Антонио: ИзобретательНаучный центр здоровья Подразделение*Декан $250,00040%27.5% 5% >$250,00040%37.5%17.5%5%

Лицензирование: Чего вы хотите? ПРИЛОЖЕНИЕ A ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И TЕРРИТОРИЯ Область применения должна определяться включительно; Это означает, что для лицензиата следует очертить конкретную область применения, а все остальное оставить за рамками Понятие «территория» может распространяться за пределы стран, на которые распространяется патентное право Лицензия на ноу-хау может давать право на роялти за рамками охраны патентных прав Роялти, которые причитаются компании Meridian основываясь на степени исключительности прав, которыми располагает Meridian на этих рынках (преимущество первого игрока на рынке какого-либо товара или услуги, у которого есть доступ к интеллектуальной собственности университета штата Колорадо, к информации и людским ресурсам; исключительная лицензия наделяет монопольными правами) KM Labs подает столько заявок на патент, что лишает желания другие компании выходить на рынок любых зарубежных стран с конкурирующей продукцией; она имеет «мировой» статус

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА Патентные права должны быть свободны от обязательств по отношению к третьей стороне Избегайте предоставления исключительных прав двум компаниям одновременно Соглашения предоставляют возможность исполнять лицензии Статья 2. Предоставление прав Исключительные (лицензиата-брокер) Исключительные для конкретной области\территории применения (лицензиар- брокер) Неисключительные (для конкретной области\территории применения) Усовершенствования - это любые изобретения, использование которых также потребует практики, оговоренной в патентном праве Предупреждение : стремитесь иметь дело с тем же изобретателем, который разработал предыдущую версию, ограничьте временные сроки Медицинский институт Говарда Хьюза не позволяет лицензировать усовершенствования, федеральные ведомства придирчивы

Чего мы хотим? ПРИЛОЖЕНИЕ ВРОЯЛТИ Назначенные роялти ( инвестиции на данное число; см. «цикл изделия» ) Заработанные роялти ( рассчитанные исходя из чистой суммы продаж, которая определяется лицензированной продукцией\лицензированными процессами, которые, в свою очередь, определяются патентным правом (включая неудовлетворенные иски) и ноу-хау, применение которых отнесено к статье 2: Предоставление прав; включают в себя безналичные выплаты, указанные по срокам. Минимальные годовые роялти (или требовать высокую продуктивность) Роялти, выплачиваемые на контрольных этапах (при условия выполнения работ, запланированных к выполнению на данном этапе) Сублицензионные роялти (проходные или нет; определение понятия «чистая сумма продаж», кем-либо или от имени лицензиата, определение понятия «сублицензионный доход») Статья 3. сублицензирование Статья 5. роялти Статья 6. отчетность Статья 8. патенты, расходы, контроль за соблюдением законодательства Статья 10. прекращение срока действия

Чего мы хотим? ПРИЛОЖЕНИЕ Д КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ПРОДВИЖЕНИЯ Клинические испытания Прототип, предельные сроки начала продаж Гарантии продаж Статья 10.Продолжительность и прекращение срока действия Наличие у лицензиара возможности прекратить срок действия или вернуться к неэкслюзивной лицензии.

Требования Статья 4.Правительство (если применимо) и университетское право Закон Бэйя-Доула Лицензия с правом переуступки в случае некоммерческих научных исследований (если имеют место возражения, то следует объяснить, что это идет на пользу интеллектуальной собственности в целом) Право опубликования, максимальная отсрочка – шесть месяцев Отсутствие вмешательства или же минимальное вмешательство в академические свободы Статья 9.Отсутствие гарантий, возмещения убытков, страхования Лицензиат несет ответственность за тщательную оценку эксплуатации Годность к эксплуатации, соответствие назначению Нарушение Свобода в работе Действительность патентного права Полное освобождение от ответственности На соответствующем уровне требуется страхование Управление рисками

Тонкости и нюансы Продукция, производимая по лицензии Направленные претензии или неудовлетворенные иски Ноу-хау; если эти технологии относятся к статье «предоставление прав», то ее описание должно быть включено в определение «лицензионная продукция\лицензионная технология» (роялти) Произведенная или изобретенная в результате применения лицензированного процесса (или алгоритма действий) Компания Dharmacon выплата роялти за продукцию, произведенную по лицензии (nt) и выплаты от продаж продукции, произведенной (изобретенной) в результате применения лицензированного процесса (небольшие) Изобретенная при участии продукции, производимой по лицензии, например, мишень, на которую воздействует лекарство Компания Conforma Therapeutics производила исследование и испытание кристаллического белка HSP90 ; акции и 0.5% роялти Нецелевое использование патента и сквозные выплаты Нецелевое использование патента имеет место когда владелец патента требует роялти, выходящие за рамки и условия патента Однако, сквозные роялти может оказаться единственным способом выявления ценности изобретения Во избежание нецелевого использования патента Включите выплаты, основанные не на объемах продаж, например, акции, выплаты на контрольных этапах Придите к соглашению, что роялти от продаж - это на самом деле выплаты, сдвинутые во времени Включите в текст заявление, что лицензиат добровольно соглашается продлить сроки выплат, которые в противном случае должны были быть соблюдены в период действия патента

Тонкости и нюансы Получение патента Платит всегда лицензиат (такова цена ведения бизнеса) Если мы даем указания, то лицензиат только дает советы Если лицензиат дает указания, то изменения в объеме притязаний без письменного разрешения не допускаются В случае неудовлетворения мы можем снова давать указания Принудительное осуществление патентных прав Лицензиат исключительной лицензии имеет право первым предъявить иск – 50% роялти может быть потрачено на судебный процесс – если только одна сторона предъявляет иск, то зафиксируйте сумму возмещения ущерба за вычетом роялти Если обе стороны пришли к согласию, то – разделите сумму возмещения ущерба пропорционально понесенным расходам Защита патента Лицензиат исключительной лицензии имеет право защищать патент –и получить возмещение ущерба и прочие выплаты –Он не может отрицать действительность патентных притязаний без письменного согласия Лицензиат не может принуждать лицензиара к совместным действиям Лицензиар может возбудить иск или вступить в дело на чье-либо стороне

Рыночный подход – сравнить со стоимостью уже существующих технологий, база банных Knowledge Express, опыт работы офиса трансфера технологий Затратный подход ( фиксированная сумма платежей, вносимых авансом ) – Научные исследования $ ( 5 научно-исследовательских проектов для достижения 1 успеха? ) – Стоимость патентования интеллектуальной собственности $ Доходный подход – Дисконтированный денежный поток будущих периодов, прогнозируемая стоимость. – Опционная цена, формула Black-Scholes, этапы принятия решений увеличивают стоимость относительно прогнозируемой стоимости – Проверенное правило – правило 25% Подходы к оценке технологии

Степень риска Размер процентной ставкиОписание Нулевой риск10-18 Уже существующий вид продукции Очень незначи Существующий вид продукции, тельный риск улучшенный Незначительный20-30 Новый вид продукции, понятная техно- риск Riverware, OASIS логия, существующий рынок сбыта Умеренная25-35То же, что и выше, но при наличии степень рискаконкуренции SONIC Высокий риск30-40Новая продукция, непонятная Merck, Azaya, lead cds технология, существующий рынок сбыта Очень высокий35-45Новая продукция, новая рисктехнология, новый рынок сбыта e-pump, audioweb, Buffalo Switcher Крайне высокий50-70 Новая компания, неопробованная риск технология, новый рынок сбыта Cold Quanta Факторы, влияющие на размер скидки

Цикл продукта Продажи, затраты и прибыль Выход продукта на рынок Срок испол- нения обяза- тельств Поступление прибылиРост ЗатратыДоход от продаж Время Движение наличности Потери Прибыль * Исследования, проведенные лицензиаром, позволяют лицензиату начать с этой точки * Лицензиату хотелось бы не учитывать расходы на исследования и технические риски и сделать упор на стоимость опытно-конструкторских работ и на коммерческий риск. Выход состоит в том, чтобы проанализировать работу на этапе исполнения обязательств; если принимать во внимание стоимость опытно- конструкторских работ, то тогда следует производить амортизационные отчисления в течение срока службы товара (продукции) Платежи, вносимые авансом Размер процентной ставки Кредитование небезосновательно: стоимость денег во времени предоплаченную роялти можно включить в бухгалтерскую отчетность (фонды) Исследо- вания

25% от выручки от деятельности – это удовлетворительная норма прибыли = доход минус себестоимость реализованной продукции минус накладные расходы Эта цифра получена эмпирическим путем Ретроспективное исследование свидетельствует о том, что на многих рынках сбыта 25-33% от выручки является характерной цифрой для производимой по лицензии продукции (роялти университетов в 2-3 раза ниже, чем роялти корпораций) Роберт Голдшайдер (конец 1950-ых гг.) Правило 25%

Путь коммерциализации изобретения 25% - исследования = вклад лицензиара 25% - опытно-конструкторские работы 25% - производство 25% - продажи и маркетинг Правило 25% Обоснование

ПредкоммерциализацияРоялти с объема продаж ( См. Nature Biotech 21:618) 80 – Mиллион дол.4 % 95 – Mиллион дол.4 % В настоящее время 5 Mиллион дол. 5% Univ / Biotech / Pharma 7 : 29 : 64 19% 31% Исследования Развитие клин. испытания пр-восбыт и маркетинг (См. HtED pt IV) Лицензии в фармацевтической промышленности Правило 20%?

Факторы, которые следует принимать во внимание при определении обоснованного размера роялти 1.Установленный размер роялти 10. Выгоды 2.размер роялти, назначенный 11. Степень неправомерного в аналогичных случаях использования 3.Степень исключительности прав 12. Размер роялти, принятый в данном секторе 4.Устоявшееся положение лицензиата 13. Нарушение контрибуции 5.Степень конкуренции 14. Экспертное мнение 6.Оценка на синергичность 15. Гипотетические переговоры 7.Срок действия патента 8.Установленная норма рентабельности 9.Преимущество на рынке сбыта Инструменты проведения оценки Georgia-Pacific против US Plywood

Финансовые условия лицензирования Прогнозируемые финансовые результаты в соответствии с моделью финансирования Затраты лицензиата: –не может субсидировать бизнес например, затраты на патентование –но может предложить: выгодные сроки доступ к научным исследованиям и фондам Доходы –когда лицензиат получает доход, работа лицензиара должна быть оплачена

Условия лицензирования 9 предложений ассоциации менеджеров по трансферу технологий В случае с научными исследованиями, не имеющими целью извлечение прибыли, - передаваемая лицензия Исключительная лицензия обязывает владельца использовать ее – в оговоренной области деятельности, сублицензия Усовершенствования не должны сдерживать дальнейшие исследования – 5-летняя программа министерства здравоохранения Следует избегать конфликта интересов – Финансирование научных исследований, проводимых академическим сообществом\бизнесом Полный доступ к научно-исследовательскому оборудованию – Продавайте лицензии на продукцию/услуги, а не на само оборудование Требуйте соблюдения правил уверенно и избирательно

Условия лицензирования 9 предложений ассоциации менеджеров по трансферу технологий (продолжение) Отслеживайте экспортные правила Отдавайте предпочтение патентным аггрегаторам, а не патентным троллям Стремитесь удовлетворять неудовлетворенные социальные потребности – Способствуйте доступу стран третьего мира к современным сельскохозяйственным и медицинским технологиям

Справедливые финансовые условия могут быть установлены –Финансовый анализ лицензиата надежен –Половина от прогнозируемой роялти– это хорошие минимальные годовые роялти –Вознаграждение, основанное на результатах продаж, обеспечивают удовлетворительную норму прибыли (бонус) Основательно проведенный анализ позволяет обрести уверенность _ наука Знайте, когда остановиться _ искусство Заключение