НЕОХРАНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ и ДОМЕНЫ О минимизации столкновений доменных имён с товарными знаками Мордвинов Валерий Ардалионович Ассоциация патентоведов. - презентация

1 НЕОХРАНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ и ДОМЕНЫ О минимизации столкновений доменных имён с товарными знаками Мордвинов Валерий Ардалионович Ассоциация патентоведов Санкт-Петербурга

2 Правовые основания Возможность присутствия в товарном знаке неохраняемых элементов предусмотрены п. 1, 2 ст. 6 и п. 2 ст. 7 обновленного Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Для доменных имён проблем почти нет. Допустимы любые буквы и цифры в домене второго уровня. Главное требование – отсутствие тождества с ранее зарегистрированными доменами в той же зоне.

3 А что есть в Правилах о регистрации товарных знаков? Расширенный перечень возможных неохраняемых элементов представлен в п – , п.2.4, п.2.9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания; Де-факто к неохраняемым элементам часто экспертиза относит также обозначения по п Правил (не обладающие различительной способностью: сочетания букв и цифр, не имеющих словесного характера,…);

4 В правилах - дезинформация В п кратко упоминается методика принятия решения о возможности включения в товарный знак «неохраняемых элементов» и вводится дезориентирующая фраза: «Если заявленное обозначение состоит не только из неохраноспособных обозначений, предусмотренных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящих Правил, но включает хотя бы одно из них, то:» - проверяется доминирующее положение по п ; - проверяется наличие согласия компетентного органа по п. 2.4; В п прямо ничего не говорится о методике отказа по по п В п.14.4 в прямом смысле неохраноспособными обозначениями следует считать такие, в которых встречается хотя бы один элемент, упомянутый в ст. 6.3 Закона или в п.2.5 Правил (ложные и антигуманные, противоречащие общественным интересам), а также в п.6.4 и п.6.5 Закона или в п 2.6 Правил (объекты культуры) и п.2.7 (вина особой репутации), а также обозначения, подпадающие под иные основания для отказа в регистрации (Ст.7 Закона)

5 Что такое «неохраняемый элемент» ТЗ? Определения нет. Можно догадываться на основании содержания Ст.6 и 7 Закона и п.2.3 и 2.4 Правил. Каждый эксперт «догадывается» по-своему. «Неохраняемый» =«неохраноспособный»? (В п.14.4 Правил – терминологическая путаница.) Такой элемент, который имеет рядом с собой в официальном издании патентного ведомства индификационный код (526) (Восканян Р.С. Считает, что в «очевидных» случаях записи не нужны, а что будет «очевидно» суду и заинтересованному адвокату?) Такой элемент, который всегда можно исключить из ТЗ путём формальной процедуры «внесение изменений» без подачи новой заявки. Такой элемент, который по мнению начальника отделения товарных знаков ФИПС Восканяна Р.С., лучше вообще в заявку не включать. Все литературные источники вынуждены опираться на примеры.

6 Кому нужен товарный знак с неохраняемыми элементами? 1. Тому, кто не понимает зачем ему знак, и тому, кто понимает. 2. Тому, кто имеет сильный изобразительный знак и хочет подчеркнуть вид своей деятельности. 3. Тому, кто хочет иметь знак, «как все солидные фирмы». 4. Тому, кто торопится зарегистрировать хоть что-нибудь, но наверняка. 5. Для борьбы с подделками, например, на основе «цифровых водяных знаков». 6. Для отстаивания доменных имён и «слабых» товарных знаков. 7.Для страховки от непредсказуемого российского законодательства. 8. Для недобросовестной конкуренции. 9. Для финансовых манипуляций с нематериальными активами, эмиссии акций и т.п. 10. Иногда, добавление «неохраняемых» элементов позволяет получить РоВ на безнадёжные заявки благодаря изменению семантики «охраняемого» элемента и даже двух неохраняемых элементов сразу.

7 Отсутствует поле с кодом (526) в знаках , , , и только в знаке : Слово "PROFESSIONALS" не является предметом самостоятельной правовой охраны. А «MLM»?

8 и Решения экспертизы несимметричны (526)Неохраняемые элементы: Все цифры, буквы. В т.ч. «ОХОТНИКИ ЗА ПЛЕСЕНЬЮ»? (526)Неохраняемые элементы: Слова "BETTER", "BUSINESS", "BUREAU" не являются предметом самостоятельной правовой охраны. А буквы «ВВВ»?

9 и Решения экспертизы несимметричны (526)Неохраняемый элемент ТЗ: www, ru Для рубрики 9 класса программы словесный элемент «SOFT» может быть ОХРАНЯЕМЫМ? Необоснованное расширение объёма притязаний на любые домены верхнего уровня! Неохраняемые элементы: В мире, оборудования, Для рубрик 16 и 41 класса решение неоправданно жёсткое

10 и (526)Неохраняемые элементы: RU. Для рубрик 9 и 42 классов программирование буквенный элемент «WWW» не может быть ОХРАНЯЕМЫМ даже в оригинальном начертании. Расширение объёма притязаний (526)Неохраняемые элементы: Все буквы, слова, кроме "Чарка, Росалко, Rosalko". Для рубрики 33 класса прилично считать лексическую единицу «алко» охраняемым элементом? Лексическая единица «Рос» привычна среднему потребителю как сокращение от РОССИЯ.

11 Понимают ли эксперты, что творят? М.р www Otto de (860) Данные по ограничению перечня товаров и услуг CH FN1.. [GAZ 1997/25] , CH FN7.. [GAZ 1998/17] , CH FN4.. [GAZ 1999/06] Скорее всего нет! Стоило убрать точки и вместо «привычного» неохраняемого элемента «ru» подставить аналогичный домен верхнего уровня «de», и российское патентное ведомство уже не высылает в ВОИС никаких замечаний. Чехарда взаимоисключающих решений по словесному элементу «INTERNET» тоже весьма показательна

12 Способы преодоления возможного сопротивления экспертизы при регистрации «слабых» словесных знаков -Сделать знак комбинированным; -Исключить доминирование отдельных элементов; -Не применять разнообразие шрифтов; -Добавить второй «слабый» элемент и доказывать новую семантику; -Писать слова в одной строке; -Сделать из «слабого» слова «картинку-ребус»; -Вместо слов – одни цифры, символы, буквы (лучше – согласные)…; -Использовать неологизмы; -Привлекать примеры из последних бюллетеней на сайте ФИПС, опровергающие доводы экспертизы

13 Неологизм может быть образован на основании какого-нибудь слова из обиходного языка путем устранения, прибавления или сокращения. В этом случае неологизм может напоминать об объекте и быть полезным в роли товарного знака. Даже по своему определению неологизм носит различительный характер, потому, что он является независимым от обозначаемого объекта». Можно считать, что словесный компонент «WEBAPTEKA» формально составлен из двух частей «WEB» и «APTEKA», причем если первой части «WEB» ещё можно сопоставить термин из английского словаря, то вторую часть назвать «термином» достаточно трудно. (В английском словаре термина «APTEKA» не существует!) А обратная транслитерация на русский язык «АПТЕКА», приводит к вполне нейтральному слову, первично происходящему от греческого «ароthёkё», что значит «склад» (см. Советский энциклопедический словарь, Москва, «Советская энциклопедия», 1984 г., стр. 70), поэтому соединение этих двух терминов в новую лексическую единицу вполне оправдано для испрашиваемых услуг (например, возможны такие ассоциации: «WEB-портал - склад /хранилище/ вэб-услуг» или «нечто сетевое для скорой помощи бизнесу», причем обе эти ассоциации вполне подтверждаются практической деятельностью заявителя).

14 Заявитель поддерживает функционирование сайта в сети Интернет с адресом что также подтверждает его замысел об использовании единого словесного элемента COOLRU в качестве домена собственного сервера, после которого через реальную (!) точку следует национальный домен.RU. Свидетельство получено без дискламации! Удалось отстроиться по однородным рубрикам от ТЗ журнала «COOL» Обозначение в разрушительном стиле «гранш», как было указано ранее в описании, представляет собой некий ребус с транслитерацией «КУУЛРУ», причем все буквы заявленного обозначения следуют друг за другом с одним и тем же интервалом, поэтому говорить о том, что слог "RU" отделен от слога «COOL» графически (то есть точкой) было бы неправильно.

15 Заместитель директора ФИПС Джермакян В.Ю. – был прав: «Пришло время систематизировать подходы к установлению правового статуса товарных знаков с неохраняемыми элементами»

16 Кто решает: суд или Роспатент? Статус: прекратил действие (по данным на )(220) Дата подачи: (151)Дата регистрации: (210) (731)Владелец: Внешнеэкономическое закрытое акционерное общество "Союзплодоимпорт", Москва (RU)(540) (511) Классы МКТУ и перечень товаров и услуг: 33 - алкогольные напитки, за исключением пива; ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА: 1. Дата публикации бюллетеня Другие изменения(732) Имя и адрес владельцаЗакрытое акционерное общество "Союзплодимпорт", МоскваПримечаниеНа основании решения Апелляционной палаты от регистрация признана недействительной полностью. 2. Дата публикации бюллетеня Код изменения12ИзвещениеДругие изменения(732) Имя и адрес владельцаЗАО "Союзплодимпорт", , Москва, ул. Б.Грузинская, д. 14ПримечаниеНа основании решения Арбитражного суда г. Москвы от по делу А / решение Апелляционной палаты Роспатента от признано недействительным в отношении регистрации товарного знака "STOLICHNAVA".

17 Кто решает: ФАС или Роспатент? Статья 28. Оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку 1. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным: …1), 2), 3), 4) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции. …4. Предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого по возражению или заявлению, поданным в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи

18 ВОПРОСЫ? Мордвинов Валерий Ардалионович Ассоциация патентоведов Санкт-Петербурга тел.(812)